O caso da marca “iPhone” envolvendo a Apple e a Gradiente é um dos mais famosos envolvendo registro de marcas no Brasil nos últimos anos e ainda não foi encerrado. A disputa ocorreu porque as duas empresas registraram a marca “iPhone” no país, mas em momentos diferentes.

A Gradiente, empresa brasileira de eletrônicos, registrou a marca em 2000, mas o registro só foi deferido em 2007. Enquanto a Apple lançou seu “iPhone” em 2007 e só solicitou o registro da marca no Brasil em 2008. A disputa envolveu anos de batalhas judiciais e discussões sobre quem teria direito ao uso exclusivo da marca.

A regra da anterioridade é um princípio fundamental do registro de marcas que estabelece que o direito de uso exclusivo é concedido àquele que a registra primeiro. Isso significa que, em caso de disputa entre duas empresas que reivindicam o direito de uso de uma mesma marca, o registro mais antigo prevalece sobre o mais recente.

Essa regra é aplicada por quase todos os sistemas de registro de marcas no mundo, incluindo o sistema brasileiro. Por isso, para garantir a proteção legal de uma marca, é importante registrá-la o mais cedo possível. Foi isso que a Gradiente fez com a marca “iPhone”.

Inicialmente, em 2013, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) decidiu que a Gradiente tinha prioridade no registro da marca no Brasil, já que havia a registrado primeiro.

Já o Tribunal Região Federal da 2ª Região decidiu que o uso da palavra “iPhone” somente poderia ser usada de forma conjunta pela Gradiente, ou seja, “Gradiente iPhone”.

Em 2018, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que a Apple também poderia utilizar a marca, mas apenas para produtos relacionados à informática, como smartphones e computadores.

A decisão foi baseada no princípio da coexistência pacífica, que permite que marcas semelhantes coexistam no mercado desde que não gerem confusão para os consumidores. A decisão do STJ permitiu que tanto a Apple quanto a Gradiente utilizassem a marca, mas com diferentes áreas de atuação.

Entretanto, a discussão não se encerrou nesse ponto. O processo está sendo julgado no STF (Supremo Tribunal Federal). A Procuradoria Geral da República (PGR) foi ouvida e trouxe uma manifestação que pode ter muitos reflexos no direito brasileiro. Analisando questões concorrências e de mudança de mercado, a PGR afirma que a anterioridade não poderia ser um critério exclusivo para a concessão de um Registro no INPI: “A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes do mercado”.

Importante ressaltar que a empresa Apple juntou ao processo três pareceres de grandes juristas (Fredie Didier Jr., Ingo Wolfgang Sarlet e Newton Silveira). O ministro relator do caso, Dias Toffoli, votou favorável à Gradiente. O ministro Gilmar Mendes, após um pedido de vistas, decidiu aderir ao posicionamento do relator. Enquanto os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso votaram favorável à Apple, mantendo as decisões das instâncias inferiores. O julgamento está suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas.

O resultado deste caso ainda não se consolidou, mas já é um dos marcos para o registro de marca brasileiro e da propriedade industrial, pois determinará até que ponto o princípio da anterioridade poderá ser mitigado.

Miriam Olivia Knopik Ferraz é advogada e doutoranda em direito e professora universitária. Sócia Fundadora do Knopik & Bertoncini Sociedade de Advogados

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